Wann kann ein Lizenznehmer im eigenen Namen eine Patentverletzung (nach US-Recht) geltend machen? Nachfolgende Anmerkungen sind auch für den global agierenden Unternehmer bzw. seine Berater von Interesse: Man kann aus den in nahezu jeder amerikanischen Patentlizenz befindlichen Regelungen darüber, ob der Lizenznehmer Patentverletzungen gegen Dritte verfolgen kann, folgern, dass diese Frage weitestgehend zur Regelung den Vertragsparteien überlassen bleibt. Das Gegenteil ist der Fall. Ein Lizenznehmer einer nichtexklusiven Lizenz ist ungeachtet der vertraglichen Regelung im Lizenzvertrag nicht aktivlegitimiert gegen eine Patentverletzung vorzugehen Der Schutz des Beklagten gegen Ansprüche vom Patentinhaber und anderen Lizenznehmem hat Vorrang; der Patentinhaber muss die Verletzung verfolgen. Hingegen ist längst höchstrichterlich entschieden, dass ein Lizenznehmer, der eine exklusive Lizenz fur ein bestimmtes Gebiet hat, in diesem Gebiet aktivlegitimiert ist, denn der Beklagte muss keine Klagen von Dritten in dem Gebiet befürchten In der Rechtsprechung und im Schrifttum ist es in den USA hingegen umstritten, ob ein Lizenznehmer mit einer exklusiven Lizenz fur ein bestimmtes Sachgebiet oder Anwendung aktivlegitimiert ist oder nicht.
Im Oktober 2007 hat der einflussreiche Court of Appeals for the Federal Circuit in International Gameco, Inc. v. Multimedia Games Inc. eine Leitentscheidung zu diesem Thema gefällt. Der Entscheidung liegt eine Lizenz zu Grunde, deren Exklusivität sich auf einen einzigen Lotteriebetreiber – die New Yorker Lotterie – beschränkt und hat den Lizenznehmer ausdrücklich berechtigt, Klage gegen Patentverletzer im eigenen Namen zu erheben. Die Klage der Lizenznehmer wegen Patentverletzung auf Grund der Lizenz wurde in der ersten Instanz mangels Aktivlegitimation abgewiesen. Dann haben Lizenzgeber und Lizenznehmer den Lizenzvertrag ergänzt, um ein exklusives Gebiet (New York) in die Lizenz aufzunehmen, obwohl die Lizenz trotzdem nur fur die New Yorker Lotterie galt. Mit diesen Änderungen wollten die Parteien die Aktivlegitimation ermöglichen. Die erste Instanz hat die Klage nach der Änderung erneut wegen mangelnder Aktivlegitimation abgewiesen. Die Berufung hatte keinen Erfolg. Das Berufungsgericht setzt die Lizenz fur nur einen potenziellen Kunden einer sachlichen (nicht gebietsmäßigen) Beschränkung gleich. Die Lizenz hatte also sowohl eine territoriale als auch eine sachliche Beschränkung. In einem solchen Fall könnte ein Beklagter gerade bei der Abgrenzung des sachlichen Anwendungsgebiets widersprüchlichen Ansprüchen ausgesetzt werden. Daher können Lizenznehmer bei einer Kombinierung von sachlichen und territorialen Beschränkungen nicht aktivlegitimiert sein.
Man sieht also, dass man wie so oft bei Rechtsfragen auch von Gesetz und Rechtsprechung im Unklaren gelassen wird, manchmal Entscheidungen zudem nicht nachvollziehbar sind. Und nicht alles kann man im Vertrag so vereinbaren, wie es sich die Parteien vorstellen. Man kann für Sachverhalte obiger Art nur empfehlen, sich alle Rechte gegen den Lizenzgeber / Patentinhaber für den Fall vorzubehalten, dass ein Dritten das Patent verletzt. Keinesfalls sollte man sich lediglich darauf verweisen lassen, „die Sache doch selbst in die Hand zu nehmen“.
